当前广东知识产权审判的热点与难点问题分析

作者:王静 邱永清 李艳 张婷 张胤岩  信息来源:本站  发布时间:2017-11-13  浏览次数:3538 [打印此页 关闭此页]

  2016年,广东全省法院新收各类知识产权案件44216件,继续居全国法院首位。2017年的1-7月,全省法院新收各类知识产权案件46956件,同比大幅增长73.83%,超过了2016年全年新收案件数。在收案数量急剧攀升的情况下,全省法院以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领,发挥主观能动性,2016年共审结各类知识产权案件41983件,同比增长29.16%;审结28747件,同比增长35.98%,创造了历史最好水平。在积极推进清案工作的同时,全省法院严格把控案件审理质量,成功审结了“非诚勿扰”商标侵权纠纷再审案、中超联赛商标侵权案、微信互联网服务公司与腾讯公司商标及不正当竞争纠纷案、胡崇亮与南海迪利材料厂专利侵权案、基本生活公司与思派公司专利侵权案、广州问叹贸易公司诉前禁令案、吕汉杰诉汕头知识产权局行政纠纷案等一批重大疑难典型案件,获得社会各界的广泛好评,扩大了广东知识产权审判的社会影响力和司法公信力。

  2016年,全省共审结一审知识产权民事案件29771件,其中当事人不服一审判决,提起上诉的案件8221件,经二审法院审理,发回重审或者改判的案件387件,占二审法院审结知识产权民事案件的4.78%,同比上升1.21个百分点。2017年的1-7月,全省共审结一审知识产权民事案件23122件,其中当事人不服一审判决,提起上诉的案件5558件,经二审法院审理,发回重审或者改判的案件133件,占二审法院审结知识产权民事案件的3.32%,同比上升0.36个百分点。这放映出当前我省知识产权案件的审判质量有待提高。为进一步提升全省法院的知识产权审判水平,统一裁判尺度,我们对广东省2016年至2017年1-7月已审结案件进行梳理研究,对案件中反映的热点与难点问题归纳并分析如下:

  一、关于如何正确区分重复侵权与重复诉讼的问题

  重复诉讼是当事人就已经起诉的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉,并同时符合两诉当事人相同、诉讼标的相同、诉讼请求相同或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉的裁判结果等条件的。对于重复诉讼的案件,依据“一事不再理”的原则,其不应被受理;已经受理的,裁定驳回起诉。但重复侵权不同于重复诉讼,重复侵权是当事人基于侵权人重复侵犯同一客体的新侵权事实提出的新诉讼请求,其与前诉具有不同的诉讼标的与诉讼请求,故法院应再次立案审理。司法实践中,部分法院未能正确区分重复侵权与重复诉讼,错误地对重复侵权的案件裁定不予受理或者驳回起诉。对此,我们认为,区分两者的关键在于两诉的诉讼标的与诉讼请求是否相同。通常,我们可通过审查后诉的被诉侵权行为是否已经为前诉所涵盖来予以判断。前诉与后诉的被诉侵权产品是否完全相同可以作为甄别重复侵权的辅助因素。审判中需注意排除前诉判决生效后,短时间内客观上难以回收并销毁被诉侵权产品或者被诉侵权产品是前诉的侵权产品遗漏在市场上被偶然发现,以及他人栽赃等情形。此外,对于前诉判决生效六个月之内发生的重复侵权行为,当事人可以通过申请执行原生效判决达到制止侵权的目的,亦可以通过再次起诉弥补其因该新的侵权行为造成的损失。

  二、关于涉图形知识产权侵权案件的比对问题

  对于同时符合不同类型知识产权保护条件的图形,例如构成美术作品的商标、申请了外观设计专利权的实用艺术品,当事人可能依据不同的案由提出保护请求。对此,应正确领悟著作权法、商标法与专利法的立法目的,准确把握不同类型知识产权的侵权判定标准与比对规则。若当事人以侵害外观设计专利权为由请求保护图形,因外观设计“相似”与否,是建立在一般消费者的“整体观察、综合判断”基础之上,故比对结果注重产品外观的整体视觉效果,各要素在比对中的作用应以其对整体视觉效果的影响为落脚点予以考量。若当事人以侵害商标专用权为由请求保护图形,因商标“近似”系以相关公众的混淆误认为判定依据,故虽然通常情况下相关商标的构成要素整体上构成近似的,可以认定为商标近似;但是,在权利人商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。相关商标均具有较高知名度的,还应根据两者的实际使用情况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合考虑判定,注意尊重已客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。若当事人以侵害著作权为由请求保护图形的,因美术作品“实质相同”的判断,应区分思想与表达、独创性表达与非独创性表达,剥离出主题思想、设计方法、实用功能以及通用元素等不属于独创性表达的内容,再予以比较,故在比较的时候,既要比对各作品的美学构成要素与细节,又要比对画面给欣赏者的整体视觉印象。

  三、关于非著作权集体管理组织的诉权问题

  根据著作权法及著作权集体管理条例的有关规定,著作权集体管理组织系经国务院著作权行政管理部门批准设立的非营利性组织。从事版权经营活动的公司系以营利为目的的法人,其属于非著作权集体管理组织。在非著作权集体管理组织是否有权以自己的名义提出侵权之诉的问题上,部分法院对此理解有误。该类案件需在查明案件事实的基础上,区分不同的情况分别予以处理:一是非著作权集体管理组织与作品的原著作权人签订了版权转让合同,通过继受方式取得作品的著作权的。非著作权集体管理组织基于著作权人的身份提起诉讼,请求法院保护诉争作品,符合民事诉讼法关于原告主体资格的规定,法院应当受理。二是非著作权集体管理组织与著作权人签订了许可使用合同,并经著作权人授权以自己的名义提起诉讼的。被许可人可视不同的许可方式,或独立或经权利人授权,以自己的名义提起诉讼,故非著作权集体管理组织有权提起该项诉讼。三是无著作权实体权利转让或者许可使用的版权企业,单纯取得著作权人关于诉权或者财产信托权利授权的。单纯的诉权转让于法不符,非著作权集体管理组织不能据此提起诉讼。财产信托行为与著作权集体管理组织的管理活动在性质、内容等方面无实质性差异。版权企业以信托财产管理者身份提起诉讼,有违著作权集体管理条例第六条关于任何非著作权集体管理组织不得从事著作权集体管理活动的禁止性规定,故该类案件不应被受理。

  四、关于作品的作者认定问题

  著作权系自动取得的知识产权类型,权利登记完全基于自愿原则,作品的权属归依问题经常成为各方当事人争议的焦点。作品的著作权原则上由作者享有,除非著作权法有例外规定。关于如何认定作品的作者,我们认为:一是需要准确把握“署名”的证明力。著作权法与最高人民法院的有关司法解释均强调,在无相反证据的情况下,在作品上署名的公民、法人或者其他组织,可推定为作者。因此,在作品上“署名”,只是作为认定作者的初步证据。如对方当事人提供了可以被采信的相反证据,就不能简单地以“署名”认定作者。对于该相反证据,法院不应苛求其达到足以证明诉争作品的真实作者为何人的地步,其只需足以动摇“署名”者的作者身份即可。二是正确认识已生效判决的“免证”作用。根据民事诉讼法及其司法解释的规定,已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人通常无需再举证证明。但是,当事人有相反证据足以推翻的除外。在作者身份问题上,绝大多数案件都是依据“署名”作出推定的。任何法律推定的事实与客观真实之间均难免出现不一致的可能,故法院在审理该类案件时,应理性对待已生效判决的“免证”作用。只有在对方当事人无异议或者虽有异议但不能提交足以采信的相反证据推翻在先判决的该项认定时,才能免除当事人的举证责任。

  五、关于商品或服务的相同和类似认定问题

  司法实践中,部分案件对被诉侵权商品或服务与涉案商标核准注册的类别是否属于相同或者类似的判定过于随意。我们认为,对同类和近类的判断应注意以下方面:一是由于当商标标识和类别“双相同”时可以直接推定构成混淆而无须原告再举证,因此,为避免举证责任失衡导致处理结果的不合理,同类商品的判断应从严把握。二是在当前“互联网+”环境下,对跨界的、复合的“服务”要有一个更全面的认识,服务内容的部分交叉不代表其类别相同或者近似,应以该服务的整体为对象并寻找其核心来判断。不能简单、孤立地将该服务的某种表现形式从整体中割裂开来,而应当以相关公众的一般认识为标准、以商品和服务分类表为参考,综合考察服务的整体和主要特征,把握其内容的本质,作出全面、合理、正确的审查认定。三是在认定服务内容的本质时应从服务的目的、内容、方式、对象等方面的异同来细化考量。

  六、关于涉外定牌加工的商标侵权判断问题

  司法实践中对定牌加工问题的争论由来已久。最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审案中认定,亚环公司定牌加工的产品全部销往国外,产品上涉案标识在中国境内不具有识别商品来源的功能,不构成商标侵权。该案对审理该类案件给出了相对明确的指导意见,在司法实践中也被参照适用。但是,司法实践中也出现了根据该案对所有定牌加工案件均以不属于商标性使用为由而认定不构成侵权的观点,对此应提起注意。我们认为,涉外定牌加工案件的案情复杂多变,其涉及的全部法律问题并未完全解决,最高法院的前述案例具有严格适用条件,我们在司法实践中还是要回到个案中来,不宜“一刀切”地下结论。例如,对于境外委托方在产品出口目的国没有正当合法商标权利的,境外商标明显是在目的国抢注境内商标的等情况,仍然要综合全案案情,考察境内加工方有无尽到合理的审查注意义务,根据侵权的成立要件,在个案中对是否构成商标侵权继续探索,而不宜仅以被加工产品全部销往国外、在境内对涉案标识的使用不属于商标性使用为由直接认定不构成侵权。同时,对涉外定牌加工问题应保持正确的认识,其不仅仅是一个法律判断的问题,还应体现价值判断。对该问题的处理既要考虑到现阶段我国低附加值的加工贸易占经济比重仍然较大的实际情况,又要兼顾到司法服务创新、推动我国企业从低端向高端转变的现实需求。

  七、关于商标“反向混淆”侵权的损害赔偿标准问题

  司法实践中部分法官对商标“反向混淆”的特殊性认识不够,以至于对其赔偿数额的认定没有体现与侵权行为之间的因果关系。我们认为,商标“反向混淆”与“正向混淆”不同,“反向混淆”中在后侵权人的经营规模和企业声誉往往大于在先的合法商标权人,其销售商品并非依靠攀附在先合法商标已有的商誉,其不法性在于弱化了合法在先商标与其商品之间的特定联系,挤占了商标权人在未来对其注册商标的发展空间,损害的是未来的预期利益。就侵权行为发生时的状况而言,商标权人甚至可能会因在后侵权人对商标的使用而暂时出现销售量增加的情况。因此,在“反向混淆”中,应该看到侵权行为的损害后果并不限于权利人当时的损失,而侵权人的获利也并非全部依靠该商标的贡献。在进行“反向混淆”赔偿数额的认定时,应充分考虑权利人损失和侵权人获利与侵权行为之间的因果关系,对于没有因果关系的侵权人获利部分不应计算或者酌定在赔偿数额内。

  八、关于专利权的保护范围及力度应与其创新高度相适应的问题

  部分专利案件在认定是否落入保护范围及赔偿数额时不够“恰当”。关于何为“恰当”,最高人民法院陶凯元副院长在去年《充分发挥司法保护知识产权的主导作用为建设知识产权强国和世界科技强国提供坚强有力的司法保障与服务》的讲话中提出了“比例协调”的司法政策,指出科技成果类知识产权的保护范围和强度应与其创新高度和贡献程度相适应。在案件裁判中,我们应充分落实这一司法政策,使专利保护恰如其分。具体而言应注意:对于发明与实用新型专利案件而言,对与专利发明点密切相关的特征,在认定等同时应从严把握,衡量存在差异的技术特征与专利发明点之间的关系,以更为合理地保护发明或者实用新型专利的创新点;而对于其他技术特征,则不宜过度严苛,以更为合理地保护专利真正的创新点所在。对于外观设计专利案件而言,授权外观设计区别于现有设计的设计特征相较于其他特征对整体视觉效果更具影响。对于创造性较高的专利,在相同侵权情节下适用法定赔偿时应判定更高的赔偿数额等。此外,在案件调查时,还应注意引导当事人提交评价报告及其他证据等对专利的创新高度予以举证。

  九、关于几类特殊产品外观设计保护范围确定的问题。

    (一)关于如何准确界定“多部件产品”外观设计专利的保护范围问题

  专利侵权民事案件的审判,是以准确界定涉案专利的保护范围为前提和基础的。对于“多部件产品”的外观设计专利保护范围,因类型多样、情况复杂,审判中容易出现理解的偏差。我们认为,在产品包含多个部件的情况下,确定外观设计专利权的保护范围,应在准确识别该外观设计专利类型的前提下,结合最高人民法院有关司法解释的内容,正确适用专利法第五十九条的规定。一是各部件在授权文件中明确标注为“组件”的外观设计专利。该类专利属于“组件产品”专利,其保护范围应当依照各组件之间的组装关系确定。对于组装关系唯一的外观设计专利,其保护范围由各组件组合之后的产品外观确定。对于无组装关系或者组装关系不唯一的外观设计专利,其保护范围由各组件的产品外观确定。二是由多个部件按照特定位置摆放形成的一项产品的外观设计专利。该类专利实质上是普通外观设计专利,其保护范围是显示在专利授权图片或者照片中该产品的整体外观。所谓“整体外观”,是指除包含该产品所有部件的外观之外,还包含专利授权图片或者照片中显示的该产品各部件的特定位置关系。若只以各部件的外观确定专利的保护范围,而忽视各部件的特殊位置关系,则会不适当的扩大专利权的保护范围。三是各部件有独立的使用价值,但因其系用于同一类别成套出售或者使用的产品,故被合案申请为一项专利。在授权文件中,会有“套件1”、“套件2”……“套件N”的明确标注,该类专利中属于“套件产品”专利。各套件都系单独的产品,其应分别独立确定外观设计的保护范围。四是各部件相互结合,形成同一产品几项相似的外观设计,例如同一杯身与不同杯盖结合成各种外观相似的带盖茶杯。该类外观设计专利属于专利法规定的“同一产品多项相似外观设计专利”,其除有一项基本设计之外,还有其他多项独立的相似外观设计。该类专利的各项相似外观设计的保护范围是相互独立的,其保护范围应分别予以确定。另外需要指出的是,对于上述情形中的后两种专利,即套件产品专利与同一产品几项相似外观设计专利,若当事人在起诉时未明确其保护的具体套件或具体设计,一审法院应在庭审中向当事人予以释明,让其明确其请求保护的具体套件与设计。(二)关于如何准确界定变化状态产品外观设计专利的保护范围。变化状态产品的外观设计专利授权文件所显示的图片或者照片,不仅包括产品的六面视图及立体图,还包括销售、使用时的变化状态图。在确定诉争专利的保护范围时,应当将变化状态图一并考虑在内。但是,需要特别注意的是,变化状态参考图有别于变化状态图。变化状态参考图属于参考图范畴,其只是用于帮助理解授权专利的外观设计特征,不属于该类外观设计的保护范围。

  十、关于专利权利要求中笔误的认定的问题

  在权利要求的表述存在歧义时如何确定专利权的保护范围,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称专利法司法解释二)第三条、第四条对此作出了明确规定。在具体适用时,首先,对于权利要求中存在歧义的部分能否得出“唯一理解”的判断标准应当适度从严,并综合考虑以下因素:一是平衡专利权人与社会公众利益,允许专利权人对专利权利要求中存在的瑕疵进行修正的前提为,不能损害权利要求对专利保护范围的公示和划界作用,使专利权人额外获得修改权利要求的机会;二是从所属领域技术人员的角度对权利要求书、说明书及附图所记载的技术方案进行解释,不能脱离本领域技术人员的认知水平;三是完整阅读专利权利要求书、说明书和附图等全部专利文献,对相关技术方案具有一定程度的理解力,并对专利文件中可能存在的错误具备识别和判断能力。其次,法官应当充分尊重权利公示原则。即在本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图无法得出唯一理解、且专利权在合理期限内未被请求宣告无效的情况下,法官应当根据权利要求记载的原内容严格界定专利权的保护范围,不得根据被诉侵权人的主张或者法官个人理解任意作出其他解释。

  十一、关于功能性技术特征确定的问题

  权利要求中的功能性技术特征仅是对功能或效果的表述,并无具体技术方案,其限定范围在于说明书和附图中记载的、能够实现该功能或效果的实施方式,或与其等同的实施方式。此处需要特别注意的是,由于专利说明书及附图的撰写有可能存在瑕疵,故并非说明书、附图中出现的相关具体实施方式就一定属于该功能性特征的保护范围。能否纳入专利权保护范围,关键在于该具体实施方式能否实现功能性特征的功能或效果。司法实践中,部分案件涉案专利就存在说明书或附图中的实施例并不能实现相关功能或者效果的情况。此时,即使被诉侵权产品的技术特征与该实施例的相关技术特征完全相同,我们也不能机械地认为,被诉侵权技术方案落入该专利的保护范围。因此,对于含有功能性技术特征的权利要求,在侵权判定中对被诉侵权技术方案的技术特征与实施例中相应技术特征进行比对前,应先对该实施例能否实现相关功能或效果进行判断。

  十二、关于专利侵权民事案件中“可否比对”的问题

  在近几年的专利审判中,有为数不少的案件是因为二审法院对比对对象“可否比对”的认识与一审法院不同而予以改判的。“可否比对”的问题具体而言,大致可分为以下几种情形:一是产品与专门用于制造该产品的外壳,是否作为“类似产品”进行外观设计比对。我们认为,专门用于制造某产品的外壳属于该产品的零部件,两者可构成类似产品并进行外观设计的比对。二是六面视图不全的产品外观可否进行比对。我们认为,无论是无法提供被诉侵权产品实物且拍摄的照片又未完整显示六面视图的,是否可以进行侵权比对;还是对比文件未完整公开六面视图的,是否可以进行现有设计抗辩比对,均不可简单地一概而论。若缺乏的视图对判断产品外观的整体视觉效果影响甚微的,仍可以进行侵权或者现有设计比对。例如,在许诺销售侵权的判定中,若被诉侵权的产品宣传册已公开了产品主要外观设计特征,还苛求当事人提交包含完整的六面视图的照片,既有悖产品宣传的日常经验法则,也减损了许诺销售制度制止侵权的功效。三是发明或者实用新型专利侵权案件中,不能提供被诉侵权产品实物的可否进技术比对。我们认为,当事人不能提供被诉侵权产品实物的案件中,可否进行技术方案的比对,关键在于可否通过其他途径确定被诉侵权技术方案。若通过被诉侵权产品照片、保全笔录的文字记载等其他方式,可以毫无疑义地确定被诉侵权技术方案的,仍可以进行侵权比对。反之,若当事人提交的照片只拍摄了被诉侵权产品的外观,未拍摄与技术方案有关的方法步骤或者产品形状、内部结构等,则无法确定被诉侵权技术方案内容予以比对。

  十三、关于设计空间对外观设计相似性判断的影响问题

  外观设计专利制度的立法目的在于保护具有美感的创新性工业设计方案,而这些创新性设计往往仅是附加在固有设计上的局部变化。但对于法官来讲,所谓“一般消费者的知识水平和认知能力”可能较难把握,往往会导致这些局部创新设计在法官看来不会对产品的整体视觉效果产生显著影响,进而影响到相似性判断的结论,那么外观设计专利获得授权的原因在相似性判断中反而失去了效用。针对这种情况,专利法司法解释二引入了“设计空间”的概念,即在排除了公知设计、惯常设计、功能性设计的创作空间。在审判实务中,法官应当将“设计空间”作为外观设计相似性判断的重要考量因素,这样才能与相关外观设计专利权的授权初衷保持一致,作出较为合理的近似性判断。具体而言,在确定设计空间大小时,应当考虑产品的类型、现有设计等因素,还可以参照外观设计专利权评价报告的相关内容。对于设计空间较小的产品,因为创作自由度小,该领域内的产品必然相似度较高,一些细微设计变化就能引起一般消费者关注,并对对产品的整体视觉效果影响产生较大影响;对于设计空间大的产品,因为创作自由度高,产品必然样式繁多,其局部细微变化不足以引起一般消费者的特别注意,故对产品的整体视觉效果影响不显著。

  十四、关于抵触申请抗辩的问题

  关于当事人能否以其实施的技术或设计属于抵触申请为由主张不构成侵权的问题,我国专利法及相关司法解释并未明确规定。鉴于抵触申请的申请日早于涉案专利申请日,能够评价涉案专利的新颖性,实践中我们一般参照现有技术或现有设计抗辩的相关规定来评判抵触申请抗辩。同时,对于抵触申请抗辩我们还需要注意以下几个问题:一是抵触申请抗辩应当将被诉侵权技术或设计与抵触申请文件进行比对。专利权的有效性不属于人民法院审理专利民事案件的审理范围,故虽然当事人可以依据抵触申请主张不侵权抗辩的根本原因在于抵触申请能够评价专利的新颖性,但不能将涉案专利与抵触申请文件进行比对。只要落入涉案专利权保护范围的被诉侵权技术或设计方案与抵触申请记载的技术或设计方案一致,则可以推论出权利人请求保护的范围与该抵触申请一致,从而不应当被保护。这是抵触申请抗辩比对方式的理论基础。二是抵触申请抗辩受地域性限制。抵触申请制度的设立目的在于避免重复授权,而由于专利权具有地域性,同样的发明创造在不同法域均可被授予专利权,不存在重复授权的问题。故在我国,抵触申请必须是向“国务院专利行政部门”提出申请并被公布或公告的专利(申请)文件。三是抵触申请抗辩的审查标准相较于现有技术或设计抗辩应当更为严格。抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应,故抵触申请仅可单独与被诉侵权技术或设计方案对比,而不能与现有技术或设计或公知常识结合来进行比对。

  十五、关于使用者不停止使用情形的问题

  专利法司法解释二第二十五条完善了专利法相关规定,免除了善意使用者停止使用的侵权责任。根据该条规定,使用者主观上不知道侵权、客观上通过正常商业途径并支付合理对价所取得的产品,已经尽到了审慎、合理的注意义务,即使侵权成立仍可以继续使用被诉侵权产品。该规定出台的原因就在于专利案件的审判需要在专利权人与社会公众之间取得利益平衡。在专利法司法解释二实施之前,已支付合理对价的善意使用者若不停止使用被诉产品,需再次支付专利使用费,导致其相当于需要支付双份对价才能使用该产品,未免有失公平。专利权虽具有排他性,但不等于法律鼓励该权利无限扩张。对专利权的保护不能侵占善意使用者的合理空间,也不能妨碍交易安全。无限扩张的专利保护并非专利法的立法本意,也有违利益平衡的法律基本精神。然而,专利法司法解释二实施之后,我省的部分案件却忽略了该条规定的适用,仍然判令善意使用者停止侵权甚至销毁侵权产品。该处理方式有违专利法司法解释二的上述规定,应当予以纠正。

  (作者单位:广东省高级人民法院)

 

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